Título II Capítulo I. De las marcas

Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.

Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

En el caso de las marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a protección como marca.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca.

Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solamente será otorgado para ese producto o servicio.

Cualquier exigencia relativa a la utilización, en determinada proporción, del nombre común o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no deberá menoscabar la capacidad distintiva de esta. *

Reformado por el Artículo 35, del Decreto del congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; entrará en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. *Reformado por el Artículo 2, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 226-06-2013.

Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro.

Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley, la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada.

El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte.

El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.

El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

Una solicitud de registro de marca para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud.

La prioridad que se invoque se regirá en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

Salvo las disposiciones especiales contenidas en esta ley, la cotitularidad de solicitudes o de registros relativos a marcas se regirá, cuando no hubiese acuerdo en contrario, por las disposiciones del Código Civil sobre la copropiedad.

No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a)Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;

b)Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;

c)Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;

d)Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;

e)Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;

f)Que consista en un simple color aisladamente considerado;

g)Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;

h)Que sea contrario a la moral o al orden público;

i)Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;

j)Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;

k)Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo dos de esta ley;

l)Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;

m)Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;

n)Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

ñ)Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

o)Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y

p)Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.

No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:

a)Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;

b)Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;

c)Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;

d)Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acreditare la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;

e)Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acreditare la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;

f)Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;

g)Si el signo es idéntico, similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el País y pueda causar confusión o un riesgo de asociación;

h)Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; e,

i)Si el signo pudiera servir para perpetras o consolidad un acto de competencia desleal.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) de este artículo, el reglamento establecerá los criterios que, entre otros, puedan ser considerados para determinar la notoriedad de un signo, los que aplicarán tanto en procedimientos administrativos como en procesos judiciales. *Reformadas las literales g), h), adicionada i) y último párrafo por el Artículo 3, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 226-06-2013.

La solicitud de registro de una marca contendrá:

a)Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;

b)Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;

c)La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare de una marca sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas;

d)Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;

e)Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase; y

f)Las reservas o renuncias especiales; y

g)El país de origen del signo.

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar:

1)El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria;

2)La fecha de presentación de la solicitud prioritaria;

3)El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado. *Reformado por el Artículo 36, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; entrará en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. *Reformado las literales c), f), g) y derogadas h) e i) por el Artículo 4, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 26-06-2013.

Con la solicitud de registro deberán presentarse:

a)Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l),

m), y ñ) del párrafo uno del artículo 20, y el las literales d) y e) del artículo 21, ambos de esta ley, cuando fuese pertinente;

b)El comprobante de pago de la tasa establecida;

c)Cuatro reproducciones de la marca en sobre adjunto, en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c) de párrafo uno del artículo 22 de esta ley;

d)Tres ejemplares del soporte material en caso se traten de una marca sonora. *Reformado por el Artículo 37, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; las literales d) y e) entrarán en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. * *Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro, siempre que, al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos:

a)Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificaciones en el país;

b)Que indique la marca cuyo registro se solicita o,

1)tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca;

2)tratándose de marcas sonoras o auditivas, se acompañará de una copia de su reproducción en material de apoyo; y

3)si se trata de marcas olfativas, deberá acompañarse de material de apoyo que puede incluir copia de la fórmula química o procedimiento.

c)Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y

d)Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida. *Reformado por el Artículo 38, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006, los numerales 2 y 3 de la literal b) entrarán en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC.

El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta Ley y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los artículos 20 y 21 de la misma.

Si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el Registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta Ley, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se tendrá por abandonada la solicitud.

Si al efectuar el examen conforme lo establecido en los artículos 20 y 21, que se hará de forma conjunta, el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno o varios de los casos de inadmisibilidad previstos en dichos artículos, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto. Trascurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, se tendrá por abandonada la solicitud y se ordenará el archivo. Si el solicitante respondiere y el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud. *Reformado por el Artículo 6, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 26-06-2013.

Una vez efectuado el examen a que se refiere el artículo anterior, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro emitirá el edicto correspondiente el que deberá publicarse en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

El edicto deberá contener:

a)El nombre y domicilio del solicitante;

b)El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;

c)La fecha de presentación de la solicitud;

d)El número de la solicitud o expediente;

e)La marca tal como se hubiere solicitado, y en el caso de tratarse de una marca sonora u olfativa, se especificará tal aspecto juntamente con la descripción que hubiere proporcionado el solicitante, haciendo constar que el Registro tiene disponible para consulta de las personas interesadas, el soporte material en el caso de la primera. La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca;

f)Una enumeración de los productos o servicios, por sus nombres, que distinguirá la marca correspondiente:

g)La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca; y

h)La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para el efecto.

A partir del día siguiente de la efectiva e integra publicación del edicto o aviso en el BORPI, se computará el plazo previsto para formular oposiciones a la solicitud.

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley.

De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados en el párrafo que antecede.

Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.

El Registro a solicitud y a costa del interesado deberá compulsar las certificaciones y emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposición o de la contestación de la misma para agregarlos al expediente.

Trascurrido el plazo para formular oposición sin que se hubiere presentado oposición alguna, el Registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de su registro.

Si se hubiere presentado oposición dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 27 de esta ley, el Registro la resolverá en forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, el Registro las resolverá en forma conjunta. Si la resolución fuere favorable a la solicitud y estuviere firme, el Registro procederá de conformidad con las disposiciones del primer párrafo.

Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que se hubiese notificado al solicitante la resolución, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la solicitud. *Reformado por el Artículo 40, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006.

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación:

a)Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está;

b)Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;

c)En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

d)Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

e)Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

f)Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

g)No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; y

h)Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

La inscripción de una marca podrá realizarse manualmente o mediante cualquier medio mecánico, electrónico o informático adecuado y deberá contener:

a)Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica;

b)Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;

c)La marca registrada si ésta es:

1.Puramente denominativa y en el caso de las marcas denominativas con grafía, forma o colores especiales, una reproducción de la misma;

2.En el cas de una marca figurativa, marcas mixtas o tridimensionales con o sin color se adherirá una reproducción de la misma;

3.En el caso de marcas sonoras, se incluirá su descripción; y,

4.En el caso de marcas olfativas, se incluirá su descripción.

d)Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicación del número de la clase;

e)Las reservas o renuncias especiales relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones;

f)Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;

g)Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y número, si se le hubiese asignado; y

h)El número de registro, fecha y la firma del Registrador.

El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, el que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente. Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo.

El registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma. *Reformado por el Artículo 41, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; los numerales 3y 4 de la literal c) entrarán en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. *Reformados los numerales 1,3,4 de la literal c) por el artículo 8, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013

El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la expiración de cada período. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse además de la tasa de renovación correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La solicitud de renovación deberá contener:

a)Nombre del titular y nombre de su representante en el país, en su caso; y

b)Número del registro e identificación de la marca que el mismo ampara.

Con la solicitud de renovación deberá presentarse el documento con que se acredita la representación, el comprobante de pago de la tasa respectiva y de los recargos, si fuere el caso.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos anteriores, el Registro asentará la renovación sin más trámite, mediante razón efectuada en la inscripción de la misma. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación y producirá efectos desde la fecha del último vencimiento, aun cuando la renovación se hubiese solicitado dentro del plazo de gracia. Al titular se entregará un certificado que acredite la renovación.

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el mismo, a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios amparados por el registro inicial, aunque correspondan a la misma clase. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial, así como la vigencia del registro objeto de división.

La solicitud de división será resuelta favorablemente por el Registro si la formula el titular o su representante, con firma legalizada por notario, detallando específicamente los productos o servicios amparados por cada registro fraccionario y acompañando los comprobantes de pago de las tasas respectivas.

En virtud de la división, el Registro procederá a cancelar la inscripción originaria y a efectuar tantas inscripciones nuevas como registros fraccionarios resulten de ella, en los que se transcribirán los derechos de terceros que aparezcan en la inscripción original. Cada uno de los registros fraccionarios deberá identificarse con un número distinto, pero en la inscripción deberá hacerse referencia al registro original. El Registro extenderá al titular de la marca, un certificado por cada uno de los registros fraccionarios.

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique su inscripción para corregir algún error. No se admitirá la corrección si la misma implica una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio en la marca, salvo que estos fueren necesarios para rectificar un error imputable al Registro, en cuyo caso no procederá el pago de tasa alguna.

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, debiendo la solicitud contener su firma legalizada por notario. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la reducción o limitación sólo se inscribirá si consta el consentimiento de éste por escrito y con firma legalizada por notario.

La corrección o restricción se hará constar en la respectiva inscripción, mediante razón firmada y sellada por el Registrador, de la que se entregará certificación al solicitante.

El registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

a)Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos, idénticos o semejantes, incluidas indicaciones geográficas, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la marca del titular, en los casos en los que dicho uso daría como resultado la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluida una indicación geográfica para identificar productos o servicios idénticos, se supondrá que existe la probabilidad de confusión;

b)Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registró la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de la clasificación de productos y servicios que aplique, ello siempre que pudieren causar riesgo de confusión o impliquen un aprovechamiento indebido de una marca notoriamente conocida o puedan provocar riesgo de asociación o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;

c)hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas por parte de un tercero no autorizado, en los casos siguientes:

1.para identificar productos o servicios iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos o servicios que se relacionen con los productos o servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe confusión;

2.con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el riesgo de asociación de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o,

3.Para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca notoriamente conocida que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, cuando dicho uso pudiera indicar una asociación entre dichos productos o servicios y el titular de la marca que pudiera erosionar el interés del titular de la marca notoriamente conocida.

d)Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal c) que antecede;

e)El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;

f)Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;

g)Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta Ley, en los casos mencionados en los literales c) y d) de este artículo y también, contra quienes:

1.Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;

2.Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;

3.Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y

4.Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.

h)Exigir la intervención de las autoridades competentes a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles infracciones y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; e

i)Exigir la intervención de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva. *Reformado por el Artículo 42, del Decreto del congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; *Reformadas las literales b) y c) por el Artículo 9, del decreto Número 3-2013 el 26-06-2013

Para los efectos de lo dispuesto en la literal c) del artículo 35 de esta Ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso, aplicación o colocación indebidos:

1.Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales c) y g) del artículo 35 de esta Ley.

2.Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y

3.Usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si produce un efecto comercial dentro del país sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. *Adicionado por el artículo 43 del Decreto No. 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala. *Reformado el primer párrafo y el numeral 1 por el artículo 10, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013

Para efectos de lo dispuesto en la literal c) del artículo 35 de esta Ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso, aplicación o colocación indebidos:

1.Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales c) y g) del artículo 35 de esta Ley.

2.Importar, exportar, almacenar o trasportar dichos productos; y

3.Usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si produce un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

El Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:

a)Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;

b)Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y

c)Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro compuesto por un conjunto de elementos denominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen descriptivos, de uso común o necesario en el comercio.

A los efectos de lo anterior, si el solicitante no hubiere renunciado expresamente a los elementos referidos, el Registro le requerirá cumplir con subsanar tal omisión de conformidad con el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. *Reformado por el Artículo 11, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 226-06-2013.

No podrá inscribirse en un registro público, una empresa o una persona jurídica, cuyo nombre, razón social o denominación incluya un signo distintivo protegido a nombre de un tercero, si con ello se pudiera causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente en idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado e información al consumidor que fuesen aplicables.

El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria. El contrato de enajenación debe constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado y, si el mismo se encuentra redactado en idioma distinto al español, deberá contar con traducción jurada.

Si el titular de la marca cambia de nombre, razón social o denominación por cualquier causa, dicho cambio deberá ser anotado en la inscripción de la marca para cuyo efecto deberá acreditarse ante el Registro con la documentación correspondiente, siendo aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en lo pertinente.

Para que la enajenación o el cambio de nombre del titular surta efecto frente a terceros, deberá inscribirse en el Registro.

La solicitud de inscripción de una enajenación o cambio de nombre contendrá:

a)El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del nuevo titular o el nuevo nombre, razón social o denominación del titular y sus direcciones;

b)La marca o marcas afectados por el traspaso o cambio de nombre e indicación de sus registros o del número de expediente en que se tramitan; y

c)Título en virtud del cual se efectúa el traspaso o el cambio de nombre.

La solicitud puede ser realizada por el titular registrado o por el nuevo titular o sus representantes, en forma conjunta o por una sola de esas partes y con la misma deberá acompañarse la documentación que acredite la enajenación o el cambio de nombre y el comprobante de pago de la tasa respectiva.

La enajenación de una marca puede hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a todos, alguno o uno de los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca, pero en caso que la enajenación no incluya la totalidad de los productos, deberá previa o simultáneamente solicitarse la división del registro. Será anulable la enajenación y su correspondiente inscripción, si el cambio en la titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión.

La enajenación de una empresa comprende el derecho sobre toda marca que se relaciona con ella y que conforma su nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.

Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

a)El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;

b)La licencia no será cedible por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sub licencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;

c)Si la licencia estuviere inscrita, el licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y

d)Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios. *Reformado por el Artículo 44, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

No se exige inscribir las licencias de una marca para establecer la validez de la licencia, para afirmar los derechos sobre una marca o para otros efectos. Si se elige inscribir la licencia de uso, la solicitud podrá ser presentada por el titular de la marca o por el licenciatario y deberá contener:

a)El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su domicilio;

b)La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;

c)El plazo de la licencia, si lo tuviere;

d)Indicación de si la licencia es exclusiva o no y las condiciones, pactos o restricciones convenidas sobre el uso de la marca; y

e)Resumen de los arreglos relativos al control de la calidad.

A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

El contrato de licencia deberá contener disposiciones que aseguren, por parte del titular, el control de calidad de los productos o servicios que son el objeto de la misma, de ser el caso.

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciatario por el plazo común de quince (15) días, el juez competente podrá prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

En lo que se refiere a la materia regulada por esta Ley, los contratos de franquicia se regirán también por las disposiciones de este capítulo. *Reformado por el Artículo 45, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

Si la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre o licencia de uso cumple con los requisitos legales, el Registro dictará resolución ordenando que se haga la correspondiente anotación en los registros y en las solicitudes de las marcas afectadas y emitirá un edicto que deberá publicarse a costa del interesado, por una vez, Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual -BORPI-. Hecha la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente. *Reformado por el Artículo 46, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; *Reformado por el Artículo 3 tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018