Título III Capítulo I. Invenciones

No constituirán invenciones, entre otros:

a)Los simples descubrimientos;

b)Las materias o las energías en la forma en que se encuentran en la naturaleza;

c)Los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana, salvo los procedimientos microbiológicos;

d)Las teorías científicas y los métodos matemáticos;

e)Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas;

f)Los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego; y

g)Los programas de ordenador aisladamente considerados.

No son patentables:

a)Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b)Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa; y

c)Una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.

d)Derogada. *Adicionada la literal d) por el Artículo 1, del Decreto Número 76-2002 del congreso de la República de Guatemala

Una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. *Derogada la segunda oración, por el artículo 54, del Decreto Número 19-2014 (Ver Derogación)

Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo consideración, siempre que aquella fuese publicada.

Para determinar el estado de la técnica no se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente, si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial.

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva. *Reformado por el Artículo 53, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

El derecho a obtener la patente sobre la invención corresponde al inventor. Si la invención se hubiese realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a patentarla les pertenecerá en común.

El derecho a la patente es transferible por cualquier título.

Si dos o más personas crearen la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho quien primero presente la solicitud de patente o quien invoque la prioridad de fecha más antigua, siempre que esa solicitud no sea abandonada ni denegada.

Cuando una invención haya sido realizada en ejecución de un contrato cuyo objeto fuere la realización de una actividad de investigación, el derecho a patentarla pertenece a la persona que contrató la realización de la investigación, salvo pacto en contrario. Esta disposición también es aplicable a los contratos de trabajo que tengan por objeto la realización de una investigación.

Cuando un trabajador que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realizare una invención en el campo de actividades de su patrono, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará inmediatamente este hecho a su patrono por escrito y, a pedido de éste, le proporcionará la información necesaria para comprender la invención.

Si dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que hubiese recibido dicha comunicación, o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose el plazo que venciera antes, el patrono notifica por escrito al trabajador su interés por la invención, tendrá derecho preferente para adquirir el derecho a patentarla.

En caso que el patrono notificara su interés por la invención, el trabajador tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención, o bien a una participación en las ganancias, regalías o rentas producto de la comercialización de la invención, según se establezca contractualmente entre las partes. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por un juez competente de trabajo por la vía de los incidentes.

El inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en los documentos y publicaciones oficiales relativos a la misma, salvo que en documento auténtico que obre en el Registro conste su declaración expresa que no desea ser mencionado. Será nulo cualquier acuerdo por el cual el inventor renuncia anticipadamente a su derecho a ser mencionado como tal o se obliga a efectuar esa declaración.

El solicitante de una patente podrá ser una persona individual o jurídica. La solicitud de patente de invención deberá presentarse al Registro y deberá contener:

a)Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;

b)Lugar de constitución, cuando fuese una persona jurídica; y

c)El nombre de la invención y del inventor y su dirección.

Pueden reconocerse los efectos derivados de la presentación de una solicitud internacional cuando estén establecidos en un tratado o convenio del que la República de Guatemala sea parte. En ese caso, el examen de forma, la publicación de la solicitud y cualquier otro aspecto del procedimiento deben quedar regidos por lo establecido en el tratado o convenio y por lo Reglamentos específicos que emita el organismo Ejecutivo a sugerencia del Ministerio de Economía.

El solicitante de una patente podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad tendrá una vigencia de doce meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.

El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción simple si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

Una solicitud de patente para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la invención conforme a las reivindicaciones contenidas en la primera solicitud.

La prioridad se reconocerá únicamente respecto de la materia que se encuentre en la solicitud cuya prioridad se invoque siempre y cuando la invención reivindicada en la solicitud sea divulgada en el documento de prioridad en la manera que requieren los artículos 105, 106 y 107 de esta ley.

La prioridad que se invoque se regirá en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

Con la solicitud de patente deberán adjuntarse los siguientes documentos:

a)El comprobante de pago de la tasa establecida;

b)La descripción de la invención, por duplicado;

c)Las reivindicaciones que se formulan, por duplicado;

d)Dos juegos de los dibujos que correspondan;

e)El resumen de la invención, por duplicado; y

f)El título en virtud del cual se adquirió el derecho a obtener la patente, si el solicitante no es el inventor.

De cada documento deberá adjuntarse una copia, excepto del indicado en la literal a) del párrafo anterior.

La solicitud y los documentos que la acompañan serán recibidos por el Registro y gozarán de garantía de confidencialidad por un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o bien, desde la fecha de la prioridad invocada, según sea el caso.

El Registro le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de patente, le asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 113 de esta ley, el Registro procederá conforme el párrafo anterior, aún si la solicitud no contiene toda la información o no se adjuntan todos los documentos a que se refieren los artículos anteriores, siempre que la misma cumpla al menos con los siguientes requisitos:

a)Expresa con claridad que se solicita una patente;

b)Contiene información que permita identificar al inventor, al solicitante y al representante de éste, en su caso, e indica dirección para recibir notificaciones; y

c)Se acompaña un ejemplar de la descripción de la invención, de los dibujos que correspondieran y el comprobante de pago de la tasa establecida.

Una solicitud de patente sólo podrá comprender una invención, o un grupo de invenciones vinculadas entre sí de manera que conformen un único concepto inventivo.

La descripción deberá divulgar la invención reivindicada de manera suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción también deberá divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada.

Una invención que es objeto de una solicitud de puente estará suficientemente respaldada en su presentación, cuando un experto en la materia técnica correspondiente pueda confirmar de manera razonable que el solicitante de la patente poseía la invención en la fecha de presentación de su solicitud, o por lo menos en la fecha de presentación de la solicitud prioritaria. *Reformado por el Artículo 55, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, que no se encuentre a disposición del público y la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, se complementará la descripción mediante el depósito de una muestra de dicho material.

El depósito de la muestra del material biológico deberá efectuarse en una institución de depósito establecida dentro o fuera del país y reconocida de conformidad con los tratados o convenios en la que la República de Guatemala sea parte, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud o, cuando se invoque un derecho de prioridad, en la fecha de presentación de la solicitud prioritaria.

Cuando se efectuare un depósito de material biológico para los efectos de una solicitud de patente, ello se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por la institución. También se describirá la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese necesario para efectos de la divulgación de la invención.

El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material, a más tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente. *Reformado por el Artículo 56, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

Deberá presentarse dibujos cuando fuesen necesarios para comprender o ejecutar la invención. Los dibujos se considerarán parte de la descripción.

Las reivindicaciones definirán la invención que se desea patentar, en forma clara, precisa, concreta y completa y deben estar enteramente sustentadas por la descripción.

En las reivindicaciones la frase "compuesto de" permite la posibilidad de incluir en el alcance de una reivindicación ingredientes o elementos no especificados hasta en cantidades mayores; la frase "consiste de" cierra la posibilidad de incluir ingredientes o elementos además de los recitados, con la excepción de las impurezas normales; y la frase "consiste esencialmente de" permite la posibilidad de incluir en una reivindicación solamente ingredientes o elementos no especificados que no afecten materialmente a las características básicas e innovadoras de la invención.

Las reivindicaciones se formularán observando las siguientes normas:

a)Su número deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada;

b)Podrán presentarse en forma independiente o dependiente;

c)Las dependientes deberán comprender por referencia todas las limitaciones de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las limitaciones adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas;

d)Las dependientes de dos o más reivindicaciones no podrán servir de base a ninguna otra reivindicación dependiente a su vez de dos o más reivindicaciones;

e)Cuando se presenten varias reivindicaciones, éstas se identificarán con números arábigos;

f)No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sean absolutamente necesarias; y

g)En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones, debiendo estos signos de referencia colocarse entre paréntesis.

El resumen comprenderá una síntesis de la divulgación técnica contenida en la descripción de la solicitud de patente y el uso principal de la invención. Incluirá, cuando lo hubiera, la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención.

El resumen servirá para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente; en consecuencia, el Registro podrá, de oficio y sin perjuicio alguno para el solicitante, realizar al mismo las aclaraciones y/o ampliaciones que estime convenientes con el sólo propósito de que se ajuste a lo estipulado en este artículo.

El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los artículos 103 y 105 de esta ley. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, y dentro de un plazo que no exceda de un (1) mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Registro deberá requerir al solicitante que efectúe la corrección necesaria o presente los documentos omitidos. Si el solicitante no cumple con lo requerido dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la notificación, se tendrá por abandonada. *Reformado por el Artículo 57, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

Al cumplirse el plazo de dieciocho meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o, cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, desde la fecha de prioridad aplicable, el Registro ordenará que se publique la solicitud emitiendo el edicto correspondiente. No obstante, previa petición escrita del solicitante, el Registro podrá ordenar la publicación de la solicitud antes de que transcurra el plazo establecido. No se ordenará la publicación de una solicitud que hubiese sido objeto de desistimiento o de abandono.

El edicto deberá publicarse en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual - BORPI- por una sola vez, a costa del interesado, dentro de los seis meses siguientes a su entrega. Si la publicación del edicto no se efectúa, la solicitud se tendrá por abandonada.

A partir del día siguiente de la fecha de publicación del edicto, o de la fecha de vencimiento del plazo establecido en el párrafo tres del artículo 105 de esta Ley, lo que ocurra primero, el expediente correspondiente podrá ser consultado por cualquier persona interesada para fines de información, salvo que antes se hubiese presentado y aprobado el desistimiento de la solicitud. *Reformado por el Artículo 3 tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

El edicto a que se refiere el artículo anterior debe contener:

a)El número de la solicitud;

b)La fecha de presentación de la solicitud;

c)El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;

d)El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;

e)El país u oficina, fecha y número de cada solicitud cuya prioridad se hubiese reclamado;

f)El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;

g)El nombre de la invención;

h)El resumen, de conformidad con el artículo 112 de esta ley;

i)Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro; y

j)Fecha y firma del Registrador o del funcionario del Registro que éste designe para tal efecto.

Toda persona podrá, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del edicto, presentar por escrito ante el Registro observaciones con relación a la patentabilidad de la invención, incluyendo informaciones o documentos que estime pertinentes.

El Registro notificará al solicitante de la patente las observaciones presentadas para que, dentro del plazo de los tres meses siguientes, pueda manifestarse sobre las mismas y presentar la información y documentación que estime pertinentes.

La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solicitud. Quien las formule no pasará por ello a ser parte en el procedimiento y, una vez otorgada la patente, tampoco tendrá impedimento para presentar una acción de nulidad contra la misma.

Transcurridos tres meses después de la fecha de publicación del edicto, o de notificadas al solicitante de la patente las observaciones presentadas, si fuese el caso, el Registro procederá a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, la cual deberá hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada.

Posteriormente, procederá a efectuar el examen de fondo de la solicitud, previa presentación por el solicitante del comprobante del pago de la tasa fijada, el que tendrá por objeto determinar si la invención reivindicada se ajusta a lo que disponen los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110 y 111 de esta ley, así como lo que establece el artículo 104, cuando fuere pertinente.

“El examen podrá realizarse por personal del Registro, por técnicos independientes o por entidades públicas o privadas. Los técnicos independientes o las entidades públicas o privadas que realicen el examen a solicitud del Registro pueden ser nacionales o extranjeros.

En el Reglamento de esta Ley se normarán los requisitos y procedimientos para la contratación de técnicos independientes o entidades privadas para la realización del examen que establece este artículo, que aseguren la idoneidad del examinador y la trasparencia del proceso dando oportunidad a las partes interesadas de conocer los criterios de la contratación, pudiéndose oponer por medio de los recursos administrativos correspondientes,

Al realizarse el examen de fondo se tomará en cuenta la información aportada por el solicitante o, en su caso, por quien haya formulado observaciones, incluyendo lo relativo al informe de búsqueda realizando por el examinador, así como los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial y referidos a la misma materia de la solicitud. El Registro podrá considerar suficientes los resultados de dichos exámenes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

La cuestión de sí una invención es o no patentable por falta de novedad o nivel inventivo, se resolverá caso por caso según corresponda, considerando los hechos pertinentes como, por ejemplo, entre otros:

a)El alcance y contenido del estado de la técnica;

b)Las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicación;

c)El nivel de destreza común en el arte pertinente; y

d)Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente sentidas, pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados. *Reformado por el Artículo 58, del Decreto del Congreso Número 11-20060 el 30-05-2006; *Reformado por el Artículo 26, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

Para los efectos del examen de fondo, el Registro podrá requerir al solicitante que presente, dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificación respectiva, prorrogable a un mes más en casos calificados por el Registro, una copia sin legalización y con traducción simple de cualquier material contenido en un expediente administrativo o judicial del extranjero, relacionado con la solicitud en trámite, incluyendo, entre otras:

a)La propia solicitud;

b)Los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad;

c)La patente u otro título de protección que se hubiese concedido;

d)Toda resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u otorgado la solicitud o patente; y

e)Toda resolución o fallo en que la patente u otro título de protección concedido haya sido revocado, anulado invalidado o cancelado.

A petición del solicitante, o bien de oficio, el Registro podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse por el solicitante, conforme a este artículo, no se haya emitido en el país en cuestión.

El solicitante podrá formular las observaciones y comentarios que estime pertinentes respecto a la información o documentos que proporcione.

Si del examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario completar la documentación presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, el Registro lo notificará al solicitante para que, dentro de los tres meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de la solicitud. A solicitud del interesado se concederá una prórroga por tres meses adicionales. Vencido el plazo o su prórroga, habiendo o no respondido el solicitante, el Registro resolverá sobre la solicitud de patente conforme lo establecido en esta Ley. *Reformado por el Artículo 59, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; *Reformado por el Artículo 27, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

Cumplidos los trámites y requisitos que establece esta ley, el Registro resolverá sobre la solicitud de patente. Si ésta fuere rechazada total o parcialmente, la resolución respectiva deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos de tal rechazo.

Si la patente se otorgara parcialmente, el Registro ordenará en la resolución misma que el solicitante presente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la motivación de la resolución, el documento relacionado con las reivindicaciones, de conformidad con la aprobación.

La inscripción deberá contener:

a)El número del expediente;

b)La fecha de presentación de la solicitud;

c)El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;

d)El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;

e)El nombre de la invención;

f)Un resumen, en los términos que establece el artículo 112 de esta ley;

g)Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro;

h)El país u oficina, fecha y número de solicitudes cuya prioridad se hubiesen reclamado; e

i)La firma y sello del Registrador. *Reformado por el Artículo 60, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

Efectuada la inscripción de la patente, el Registro expedirá el certificado correspondiente que contendrá los datos de la inscripción, agregando al mismo una copia de la descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos y del resumen. El certificado deberá contener también mención expresa de que la patente se otorga sin perjuicio de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante.

Las solicitudes pueden dividirse a petición del solicitante, o bien, a requerimiento del Registro cuando no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 107 de esta ley. Las solicitudes fraccionarias tendrán toda la misma fecha de presentación y de prioridad, si se hubiere reclamado, de la solicitud inicial de que proceden, siempre que su objeto esté comprendido dentro de ésta.

Ninguna de las solicitudes fraccionarias podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial, si ello implicara una protección mayor que la que correspondería a la solicitud inicial.

Para los efectos de la división de la solicitud, el solicitante deberá presentar:

a)Las descripciones, reivindicaciones, dibujos y resumen correspondientes a cada fracción de la invención; y

b)El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

No será necesario acreditar nuevamente personería en la solicitud de división, ni presentar la documentación relativa a prioridad, si ésta se acompañó a la solicitud inicial. La firma del solicitante en la solicitud de división deberá ser legalizada por notario.

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, pero ello no podrá implicar una ampliación de las reivindicaciones contenidas en la solicitud inicial, si ello implicara una protección mayor que la que correspondería a la solicitud inicial. Podrá también mediante la modificación, eliminarse algunas de las reivindicaciones.

La modificación o la corrección de la solicitud debe presentarse por escrito, con firma legalizada por notario y debe acompañarse de la documentación que corresponda y del comprobante de pago de la tasa respectiva.

El solicitante de una patente de invención podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y se tramite como tal. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención o de la innovación lo permita. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez, en cualquier momento del trámite, y devengará la tasa establecida. Una solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se corrija algún error material u omisión incurridos en el certificado de patente o en la inscripción. La corrección tendrá efectos legales frente a terceros desde que sea anotada en la inscripción y no será necesario publicarla.

No se admitirá ninguna corrección o ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial ni de las reivindicaciones aceptadas, si ello implicare una protección mayor que la que correspondería a la solicitud inicial.

La petición de corrección deberá identificar y comprobar la existencia del error u omisión y, una vez determinado el mismo, se procederá a realizar la anotación correspondiente, previo pago de la tasa respectiva, salvo que se tratare de un error imputable al Registro.

El derecho sobre una patente o una solicitud de patente puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria.

Si el titular de la patente cambia de nombre, razón social o denominación, por cualquier causa, dicho cambio debe ser anotado en la inscripción de la patente. El cambio de nombre debe acreditarse con la documentación correspondiente, siendo aplicable lo dispuesto en el párrafo uno de este artículo.

Para que la enajenación o el cambio de nombre del titular surta efecto frente a terceros, deberá inscribirse en el Registro. La solicitud de inscripción del traspaso o de la anotación del cambio de denominación o nombre del titular de la patente o del solicitante, puede ser presentada por el titular de la patente o por el solicitante de la misma, por el nuevo titular o por sus representantes en forma conjunta o por una sola de las partes.

La patente de invención tendrá vigencia por un plazo de veinte años, contado desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente.

Una vez que la patente haya sido otorgada, su titular puede solicitar que el Registro ajuste el plazo de la vigencia establecido en el artículo anterior, si concurre cualquiera o ambos de los casos siguientes y se deba a causas no atribuibles al solicitante:

a)Cuando durante el trámite de solicitud de la patente, el Registro sufra un atraso injustificado. Para el efecto, existirá un atraso injustificado cuando el Registro emita la patente en un plazo superior a cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, o en plazo superior a tres años a partir de la fecha en la que la parte interesada solicitó el examen de fondo, la que sea posterior; o,

b)Cuando la patente se refiera a un producto farmacéutico y la autoridad administrativa correspondiente emita la autorización para comercializar el producto dentro de un plazo superior a un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la autorización de comercialización.

El Registro de la Propiedad Industrial deberá compensar el plazo de la vigencia de la patente, en un día pro cada día de atraso, según los plazos establecidos en los incisos a) y b). no obstante, el plazo de la patente solo podrá ajustarse en un periodo máximo de dieciocho meses en el caso de la literal a) y de un año para el caso de la literal b). los periodos de tiempo imputables a acciones del solicitante no se incluirán en la determinación de los retrasos y en la compensación del plazo de vigencia de la patente. Tratándose de la causal de la literal a) que antecede, el Registro resolverá la solicitud dentro de un plazo no mayor a tres meses; tratándose de la causal de la literal b) que antecede, el plazo será de cuatro meses. En el caso de la referida literal b), a requerimiento del Registro, la autoridad regulatoria competente deberá proveer la información que permita evaluar y resolver la solicitud.

El plazo previsto en el artículo 126 de la presente Ley, sólo podrá ajustarse en los plazos expresamente previstos en este artículo. *Reformado por el Artículo 28, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones. Estas se interpretarán teniendo en cuenta la descripción, los dibujos y lo dispuesto en el párrafo dos del artículo 111 de esta ley.

La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier persona que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos:

a)Cuando la patente reivindica un producto:

i.Producir o fabricar el producto; u ii. Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines;

b)Cuando la patente reivindica un procedimiento:

i.Emplear el procedimiento; o ii. Ejecutar cualquiera de los actos indicados en la literal a) anterior respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.

Corresponderán al titular de una patente los derechos establecidos en el artículo 35 de esta ley, en lo que resulten pertinentes.

Cuando la patente proteja un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección también se extenderá a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las mismas características. Salvo lo que establecen los siguientes párrafos, cuando la patente proteja un procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección prevista en el artículo 128, literal b) apartado ii) se extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas características.

Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal secuencia, la protección también se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética.

Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de reproducirse, no podrá el titular impedir que terceros usen esa entidad como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable y comercializar el material así obtenido, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado.

Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de reproducción o de multiplicación, no podrá el titular impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o animal protegido para su ulterior reproducción o multiplicación por un agricultor o ganadero; y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor o ganadero y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.

La patente no dará el derecho a su titular de impedir los siguientes actos con respecto a la investigación patentada:

a)Actos realizados en el ámbito privado;

b)Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación;

c)Actos realizados con fines de enseñanza o investigación científica o académica; y

d)Actos realizados con el propósito de generar la información necesaria para sustentar una solicitud para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Guatemala

e)Actos a los que se hace referencia en el artículo 5 ter del convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial

El producto fabricado de conformidad con lo establecido en la literal del presente artículo, no se deberá producir, emplear, comercializar o vender, excepto para generar la información vinculada con el cumplimiento de los requisitos para aprobar el producto una vez que la patente venza.

Las limitaciones a los derechos otorgados por la patente que se establecen en este artículo, no afectarán de manera injustificada el uso normal de la patente ni causarán daño indebido a los intereses de su titular. *Reformado por el Artículo 62, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar negocios mercantiles respecto de un producto protegido por la patente u obtenido por un procedimiento patentado, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al primer párrafo, siempre que la multiplicación o propagación sea consecuencia necesaria de la utilización del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

El titular de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la invención patentada. La inscripción de la licencia contractual en el Registro no es obligatoria, pero la misma sólo tendrá efectos legales frente a terceros desde la inscripción. La explotación de la patente por el licenciatario cuya licencia esté inscrita en el Registro, se considerará para todos los efectos legales como efectuada por el propio titular.

La solicitud de inscripción de la licencia contendrá:

a)El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del licenciatario y sus direcciones;

b)Identificación de la patente objeto de la licencia e indicación de su registro; y

c)Plazo, exclusividad, territorio y demás estipulaciones esenciales.

A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

Si la solicitud cumpliere con lo establecido en esta ley, la licencia se anotará sin más trámite en cada una de las patentes objeto de la misma y el Registro extenderá el certificado correspondiente.

Salvo estipulación en contrario, serán aplicables a las licencias de patente las siguientes normas:

a)La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención;

b)El licenciatario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias;

c)La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo en el país;

d)Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país; y

e)El licenciatario exclusivo podrá ejercer por sí mismo las acciones legales de protección de la patente, como si fuera el titular de la misma, si la licencia está registrada.

Serán nulas las cláusulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el propósito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.

Por razón de interés público y en particular por razones de emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial, o bien, para remediar alguna práctica anticompetitiva, previa audiencia al interesado, el Registro podrá, a petición de la autoridad o de una persona interesada, disponer en cualquier tiempo:

a)Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o

b)Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Cuando la patente protegiera alguna tecnología de semiconductores, sólo se otorgará licencias obligatorias para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia en el procedimiento aplicable.

La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual, que no ha podido obtenerla en términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no surtieron efecto en un plazo que no podrá ser menor de los noventa días siguientes al primer requerimiento. No será necesario cumplir este requisito tratándose de una licencia obligatoria en casos de emergencia nacional, de extrema urgencia o de un uso no comercial de la invención por una entidad pública. En ambos casos el titular de la patente será informado sin demora de la concesión de la licencia.

La solicitud de licencia obligatoria deberá indicar las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la licencia y, junto con la misma, deberá acompañarse la documentación que justifique el otorgamiento de la licencia y la capacidad técnica y económica del solicitante para explotar adecuadamente la patente. Esta prueba no será necesaria en los casos y situaciones señalados en la segunda parte del párrafo que antecede.

De la solicitud se dará audiencia al titular de la patente por el plazo de un mes y, con su contestación o sin ella, el Registro resolverá sobre la procedencia o no de conceder la licencia.

La resolución del Registro que otorgue una licencia obligatoria contendrá:

a)El alcance de la licencia, incluyendo su vigencia y los actos para los cuales se concede, que se limitarán a los fines que la motivaron;

b)El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente; y

c)Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.

Son condiciones necesarias relativas al otorgamiento de la licencia obligatoria, entre otras, las siguientes:

a)La licencia obligatoria se concederá principalmente para abastecer el mercado interno;

b)El titular de la patente objeto de una licencia obligatoria recibirá una remuneración adecuada, según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia. A falta de acuerdo entre las partes, el Registro fijará el monto y la forma de pago de la remuneración, para lo cual podrá tomar en cuenta además información que recabe sobre el promedio de regalías que en el mismo sector se haya establecido en contratos de licencia celebrados entre terceras partes; y

c)Una licencia obligatoria no podrá concederse con carácter exclusivo, no podrá ser objeto de cesión, ni de sub licencia y sólo podrá transferirse con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo, que explota la licencia.

A solicitud del titular de la patente, el Registro podrá cancelar la licencia obligatoria si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido y no es probable que vuelvan a ocurrir, para lo cual tomará las previsiones necesarias para proteger los intereses legítimos de los licenciatarios. Para tal efecto, además de las pruebas aportadas por el titular de la patente, el Registro recabará la información que estime necesaria para verificar esos hechos.

Contra las resoluciones que dicte el Registro relativas al otorgamiento o revocación de una licencia obligatoria y las condiciones de la misma, incluyendo la remuneración que deba pagarse al titular de la patente y cualquier modificación de tales condiciones, se podrán interponer los recursos a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, los que deben tramitarse y resolverse con absoluta prioridad.

Si la licencia obligatoria se otorga para remediar o eliminar prácticas que a resultas de un proceso judicial o administrativo se ha determinado que son anticompetitivas, no serán aplicables las normas contenidas en el párrafo uno del artículo 134 de esta ley. En este caso, para determinar la remuneración del titular de la patente se tendrá en cuenta que el objeto de la licencia es poner fin a prácticas anticompetitivas. Asimismo, podrá denegarse la revocación de la licencia si resulta probable que las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma se repitan.

Cuando una licencia obligatoria fuera solicitada para permitir la explotación de una patente posterior ("segunda patente"), que no pudiera ser explotada sin infringir otra patente anterior ("primera patente"), se observarán las siguientes condiciones adicionales:

a)La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico relevante de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

b)La licencia obligatoria para explotar la primera patente sólo podrá transferirse con la segunda patente; y

c)El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia sobre la segunda patente, en condiciones razonables para explotar la invención objeto de la segunda patente.

Una licencia obligatoria podrá ser revocada por el Registro total o parcialmente, a pedido de cualquier persona interesada, si el licenciatario incumpliere las obligaciones que le corresponden, o bien, en el caso previsto en el párrafo dos del artículo 136.

Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el Registro, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen o, en particular, cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas al licenciatario.

La patente será nula en cualquiera de los siguientes casos:

a)Cuando el material objeto de la patente no pueda ser patentado; o

b)Cuando la invención patentada incumpla con los requisitos de novedad nivel inventivo y aplicación industrial. *Reformado por el Artículo 63, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

La patente puede ser cancelada en caso de fraude cuando esta se haya otorgado a una persona individual o jurídica que no haya tenido derecho a la misma.

Este proceso de cancelación sólo puede ser iniciado por la persona individual o jurídica que por ley tiene derecho a la patente. *Reformado por el Artículo 64, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

Cuando los elementos para la nulidad o cancelación se refieren a una o más solicitudes de patente, los efectos de la orden judicial no afectarán al resto de las patentes. *Reformado por el Artículo 65, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

La patente se extingue en los siguientes casos:

a)Por el vencimiento del plazo;

b)Por renuncia a la patente por parte del titular; y

c)Por la falta de pago oportuno de una anualidad o, en su caso, del recargo por pago extemporáneo de la misma.

La extinción opera de pleno derecho en los casos mencionados en los literales a) y c) del párrafo anterior, y a partir del día siguiente a aquel en que venció el plazo correspondiente, o el del período de gracia, si fuere el caso.

La invención objeto de una patente que por cualquier causa se haya extinguido, o de una solicitud publicada que hubiese sido abandonada, pasará al dominio público.

El titular de la patente podrá renunciar en cualquier tiempo a una o a varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad, mediante escrito con firma legalizada por Notario y presentado ante el Registro.

La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tres de este artículo.

La renuncia se notificará a cualquier persona que tuviese inscrito en su favor algún derecho de garantía o una restricción de dominio con relación a la patente. En este caso, el Registro no admitirá, ni aprobará la renuncia, sino después de que conste fehacientemente el consentimiento de esos terceros.

La renuncia a una o más reivindicaciones no provoca la extinción de la patente, sino sólo la del derecho del titular a la materia objeto de esa o esas reivindicaciones.